Od laboratorium do patentu

Opracowywanie nowych rozwiązań zarówno w dziedzinie farmacji, chemii, biotechnologii czy mechaniki jest zazwyczaj procesem czasochłonnym, wymagającym nakładów finansowych i know-how. Jednak, nie mniej ważne jest odpowiednie zabezpieczenie swoich praw do wynalazków. Przystępując do opracowywania materiału, który w przyszłości może doprowadzić do wynalazku należy mieć na uwadze jego ochronę patentową. Niestety bardzo często jest to pomijane przez rozentuzjazmowanych twórców.

Zdarza się, że naukowcy pragną jak najszybciej pochwalić się swoim osiągnięciem i przed zadbaniem o jego ochronę patentową informują o nim np. na konferencjach, wykładach lub piszą artykuły, nie zdając sobie sprawy, że tworzą przeciwstawienie dla swojego wynalazku.

Dlatego pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić twórca, kiedy wyniki jego pracy okażą się interesujące jest zastanowienie się czy nowe rozwiązanie posiada zdolność patentową, tzn. czy spełnia trzy podstawowe kryteria patentowalności: nowość, poziom wynalazczy oraz stosowalność przemysłową.

Nowość

Nowość jest to kryterium dość oczywiste, jednak często twórcy nie zdają sobie sprawy z tego, iż należy spełnić je w skali ogólnoświatowej. Oznacza to, że urząd patentowy badając zgłoszenie nowego wynalazku będzie brał pod uwagę dokumenty opublikowane w językach mało przystępnych dla przeciętnego europejskiego odbiorcy, jak np. język chiński.

Ponadto, należy pamiętać, iż nowości wynalazku szkodzą publikacje samych jego twórców (tylko te dotyczące przedmiotu wynalazku). W związku z czym zgłoszenia patentowego należy dokonać przed jakąkolwiek publikacją naukową czy prezentacją wyników badań na konferencji albo wykładzie.

Poziom wynalazczy

Poziom wynalazczy oznacza nieoczywistość rozwiązania dla znawcy w tej dziedzinie, której dotyczy wynalazek. Kryterium to, ze względu na dość niejednoznaczną definicję znawcy, podlega niestety bardzo subiektywnej ocenie. Otóż za znawcę danej dziedziny uważa się osobę o przeciętnych umiejętnościach w tej dziedzinie.

Wspomniane „przeciętne umiejętności” nie są jednak mierzalne, a w ustawie Prawo Własności Przemysłowej nie ma podanych konkretnych kryteriów, na podstawie których dokonuje się oceny poziomu wynalazczego.

Przyjmuje się więc, że rozwiązanie posiada poziom wynalazczy w przypadku, gdy nie wynika ono w sposób oczywisty ze stanu techniki. Przy ocenie tego kryterium należy wziąć pod uwagę, że brak poziomu wynalazczego można wykazać przeciwstawiając zgłaszanemu rozwiązaniu dwa dokumenty w połączeniu szkodzące jego nieoczywistości. Uznaje się zatem, że znawca dziedziny, mając dostęp do takich dokumentów, mógłby połączyć fakty i bez zbędnego eksperymentowania, w sposób zawodowy i rutynowy dojść do patentowanego rozwiązania.

W ocenie nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania technicznego mogą pomóc rzecznicy patentowi, którym można powierzyć wykonanie badania stanu techniki. Mający dostęp do szeregu różnych baz patentowych, rzecznik patentowy jest w stanie dotrzeć do wielu dokumentów, które często są niedostępne dla osób nie zajmujących się na co dzień tego typu poszukiwaniami. Przygotowanie rzetelnego wyniku badania stanu techniki jest niezwykle ważne, ponieważ zapewnia twórcom dużą oszczędność czasu i pewność, że ich rozwiązanie jest nowe.

Wspomniane bazy patentowe oferują również dobrej jakości tłumaczenia (przynajmniej abstraktów dokumentów patentowych), co jest nadzwyczaj pomocne w ustaleniu czy znaleziony dokument w języku obcym może szkodzić naszemu rozwiązaniu.

Stosowalność przemysłowa

Ostatnim kryterium, nad którym musi się zastanowić twórca wynalazku, jest stosowalność przemysłowa. Kryterium to odróżnia wynalazki od niepatentowalnych odkryć naukowych. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli uzyskany wytwór lub nowy sposób według wynalazku może być wykorzystany (w rozumieniu technicznym) w działalności przemysłowej. Ponadto, efekt realizacji wynalazku musi być rzeczywisty i powtarzalny.

Czasem twórcy nie są chętni do podzielenia się dokładnym opisem wynalazku, niezbędnym do jego realizacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy osoba trzecia podejmie bezskuteczną próbę realizacji wynalazku, może to być podstawą do unieważnienia patentu. Dobrze jest więc spełnić wymóg tzw. dostatecznego ujawnienia wynalazku, w zamian za to uzyskuje się monopol na korzystanie z niego. Coś za coś – patent daje wyłączność w ograniczonym czasie, w zamian za wkład w aktualny stan techniki.

Gdy twórca przeanalizuje powyższe kryteria i stwierdzi, że jego rozwiązanie je spełnia, należy ustalić kto ma prawo do dokonania zgłoszenia wynalazku. Jeśli twórca dokonał wynalazku w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, wówczas prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu (chyba że strony ustaliły inaczej). Jeśli natomiast twórca nie był związany żadną umową, prawo do uzyskania patentu przypada jemu samemu, a więc będzie występował zarówno w roli twórcy jak i zgłaszającego.

Zgłoszenie krajowe

Kolejną kwestią nad którą należy się zastanowić jest to, na jakich terytoriach zgłaszający będzie się ubiegał o ochronę, a także jak tę ochronę sfinansuje.

W Polsce istnieje wymóg dokonania najpierw zgłoszenia krajowego. Zgodnie z przepisami krajowymi, tj. art. 40 ustawy Prawo Własności Przemysłowej:

„Osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za pośrednictwem Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym:

1. umową międzynarodową lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4 stosowanie umów międzynarodowych i przepisów wspólnotowych, albo
2. niniejszą ustawą – po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.”

Przepis ten nie przewiduje żadnych sankcji za niezastosowanie się do niego, jednak dokonanie zgłoszenia krajowego nie ma wad, za to posiada zalety. Uiszczając stosunkowo niewysokie opłaty urzędowe można zweryfikować rokowania na uzyskanie ochrony patentowej, dzięki sprawdzeniu przez urząd zdolności patentowej rozwiązania.

Ponadto, wymóg art. 40 PWP można spełnić składając zgłoszenie europejskie czy międzynarodowe za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (UPRP), który przekaże je właściwemu organowi.

Zgłoszenia wynalazku w UPRP może dokonać każdy samodzielnie, jednak zawsze warto skorzystać z wiedzy, doświadczenia i znajomości praktyki urzędu jaką posiada rzecznik patentowy. Przygotowanie odpowiedniego opisu (zwłaszcza zastrzeżeń patentowych) przez wyspecjalizowanego eksperta skraca procedurę i zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie postępowania. Ale samo zgłoszenie to nie koniec całego procesu.

Od daty zgłoszenia wynalazku zgłaszający ma 12 miesięcy, aby zdecydować o dalszych losach zgłoszenia. Zastrzegając pierwszeństwo z dokonanego zgłoszenia krajowego, zgłaszający będzie miał możliwość zdecydowania czy chce:

• dodać do niego kolejne wyniki prac badawczo-rozwojowych i dopiero wtedy złożyć zgłoszenie europejskie, międzynarodowe lub konwencyjne w pojedynczych krajach,
• złożyć jedno lub kilka z wymienionych zgłoszeń w dotychczasowej formie,
• czy też procedować jedynie na terytorium RP.

Strategia patentowa zależeć będzie od raportu z poszukiwań wydanego przez UPRP, a także zbadania rynków potencjalnie interesujących z ekonomicznego punktu widzenia.

Należy pamiętać, że zgłoszenie europejskie czy międzynarodowe nie skutkuje uzyskaniem ochrony w całej Europie lub na całym świecie. Nie istnieje „patent międzynarodowy”, a patent europejski, co prawda jest udzielany jako taki, ale o jego ważność trzeba zadbać osobno w każdym kraju, w którym miałby on obowiązywać.

Zgłoszenie międzynarodowe

Choć zgłoszenie międzynarodowe jest relatywnie drogie w porównaniu z polskim zgłoszeniem krajowym, ma jednak wiele zalet. Po pierwsze daje szerokie możliwości wyboru terytoriów, na których można ubiegać się o ochronę. Układ o współpracy patentowej (PCT, z ang. Patent Cooperation Treaty) zrzesza aktualnie 153 kraje.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że wiele krajów (np. Tajwan czy Argentyna) nie przynależy do tego układu i w razie zainteresowania ochroną na ich terytorium, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszeństwa (daty złożenia pierwszego zgłoszenia), należy złożyć zgłoszenia konwencyjne.

Zgłoszenie międzynarodowe można złożyć w języku polskim, jednak w ciągu miesiąca należy dostarczyć jego tłumaczenie na jeden z dopuszczalnych języków publikacji, tj. arabski, chiński, angielski, francuski, niemiecki, japoński, koreański, portugalski, rosyjski lub hiszpański.

Kolejną zaletą dokonania zgłoszenia PCT jest zyskanie na czasie, w przypadku, gdy zgłaszający nie rozwiązał jeszcze kwestii finansowania, nie znalazł inwestora, czy też nie zdążył wykonać badań rynku. Na decyzję, w których krajach związanych układem zgłaszający będzie ubiegać o ochronę, tj. wejdzie w fazę krajową/regionalną, ma on około 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. W niektórych krajach czas ten jest dłuższy, np. w fazę regionalną w Europie można wejść w ciągu 31 miesięcy, a w fazę krajową w Chinach w ciągu nawet 34 miesięcy. Pewne kraje oferują odpłatne przedłużenie tego terminu.

Trzecią zaletą zgłoszenia PCT jest zbadanie jego patentowalności na etapie międzynarodowym, co daje możliwość dostosowania zgłoszenia z uwzględnieniem zarzutów postawionych w opinii pisemnej, zanim zgłoszenie to będzie rozpatrywane przez ekspertów w poszczególnych krajach.

Po złożeniu odpowiedzi na opinię pisemną można złożyć wniosek o badanie, aby otrzymać bardziej pozytywny raport z badania. Dzięki temu procedury krajowe zostają skrócone, a prowadzenie ich staje się tańsze. Nie oznacza to jednak, że wejście i procedowanie w fazie krajowej/regionalnej jest tanie. W każdym kraju trzeba zatrudnić pełnomocnika, który będzie prowadził korespondencję z krajowym urzędem patentowym w obowiązującym tam języku urzędowym. Ponadto, w większości krajów będzie potrzebne przetłumaczenie zgłoszenia, a także wnoszenie tzw. okresowych opłat ochronnych. W części krajów opłaty te wnosi się dopiero po udzieleniu patentu, w pozostałych opłacać należy je już na etapie zgłoszenia. Niewniesienie opłaty za ochronę skutkuje zakończeniem procedowania zgłoszenia lub wygaśnięciem patentu.

Zgłoszenie europejskie

Zgłoszenia europejskiego można dokonać po 12 miesiącach z zastrzeżeniem pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego, może być ono skutkiem wejścia zgłoszenia PCT w europejską fazę regionalną, lub też może być pierwszym zgłoszeniem (tzw. zgłoszeniem dającym pierwszeństwo) złożonym za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Zgłoszenie europejskie będzie wymagać przetłumaczenia na jeden z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO z ang. European Patent Office), tj. angielski, niemiecki lub francuski.

Następnym etapem będzie korespondencja z urzędem. Jest to bardzo ważny etap, w którym istotną rolę odgrywa pomoc rzecznika patentowego. Zazwyczaj wymiana pism z EPO, w celu odpowiedzi na wszystkie zarzuty postawione zgłoszeniu przez eksperta, trwa około trzy-cztery lata. W tym czasie wnosi się do EPO opłaty za ochronę.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze udzielenia patentu, wniesieniu stosownych opłat za publikację patentu, a także złożeniu tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na pozostałe dwa języki urzędowe, EPO udzieli patentu na zgłoszony wynalazek.

W ciągu trzech miesięcy od daty publikacji, uzyskany patent będzie wymagał walidowania w wybranych krajach. Przy wyborze krajów, na terenie których patent europejski ma obowiązywać, należy wziąć pod uwagę koszty tłumaczeń, a także fakt, iż w każdym z tych krajów trzeba będzie wnosić opłaty za ochronę. W niektórych krajach wystarczy złożyć tłumaczenie samych zastrzeżeń patentowych, w innych, m.in. w Polsce, należy złożyć tłumaczenie całego opisu patentowego. Są także kraje (Wielka Brytania, Francja oraz Niemcy), w których patent europejski będzie ważny automatycznie.

Podsumowując, aby uzyskać wyłączność rynkową na korzystanie z wynalazku i przejść całą drogę „od laboratorium do patentu”, zgłaszający musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań, przeprowadzić liczne analizy, zainwestować często nie małe kwoty i podjąć wiele strategicznych decyzji. Jednakże, wspomnianą wyłączność uzyskuje się na 20 lat od daty zgłoszenia, dzięki czemu w przypadku rynkowego sukcesu opatentowanego rozwiązania, poniesiony trud i wkład pieniężny mogą się zwrócić z nawiązką. Pomoc doświadczonego zespołu rzeczników patentowych w dużym stopniu usprawnia cały proces, pozwala na zminimalizowanie kosztów i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji.

Barbara Milczarek
Rzecznik patentowy

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" 1/2021